Olivia Gile est étudiante à la Faculté de common law de l’Université d’Ottawa.

Ce blogue a pour but de définir l’exception en matière d’utilisation des indications géographiques selon la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (« Loi ») afin de distinguer l’indication géographique d’un nom géographique employé comme marque de commerce.

A. Contexte sociojuridique

À la vue de la mondialisation du commerce, le Canada a conclu plusieurs traités commerciaux à l’échelle internationale – d’où provient la cause sous-jacente de l’accroissement des protections conférées aux indications géographiques.

Le Canada est récemment entré dans deux accords qui ont eu un impact sur le régime national du droit de la propriété intellectuelle :

En effet, un jour après la signature de l’AECG, le projet de loi C-30 fut déposé à la Chambre des communes du Canada. Ce projet prévoit l’amendement de la présente définition d’« indication géographique » pour but de protéger non seulement les vins et spiritueux, mais aussi les produits agricoles ou aliments provenant du territoire d’un état membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Le Canada cherche à harmoniser son régime de propriété intellectuelle avec les normes internationales, notamment en ciblant les dispositions relatives aux indications géographiques en vue de protéger d’autres produits agricoles – tels que le fromage, le sirop d’érable, les olives, etc. – au Canada comme à l’étranger. Il s’agit de protéger les produits étrangers importés, ainsi que les produits canadiens exportés.

B. La marque de commerce

Essentiellement, la marque de commerce est employée afin de distinguer un produit ou un service tout en protégeant :

  • les titulaires contre l’appropriation commerciale illicite ou l’achalandage de la marque ; et
  • les consommateurs contre la déception quant à la source ou la qualité d’un produit ou service.

À cette fin, la marque a une fonction informative : elle indique la source et la qualité des produits afin d’aider au consommateur de distinguer les produits pour finalement effectuer une consommation informée ou choisie.

La marque de commerce doit être distinctive. Selon l’article 2 de la Loi, une marque est distinctive si elle « distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».

Il n’est pas nécessaire que la marque soit déposée. Cependant, une marque enregistrée confère au titulaire le droit exclusif d’employer la marque au Canada pendant 15 ans. Pour qu’elle soit enregistrable, une marque de commerce ne doit pas tomber dans la liste d’exceptions prescrites à l’article 12(1).

Notamment, il ne faut pas que la marque soit :

  • un nom de famille ou un nom d’une personne étant décédée dans les 30 dernières années ;
  • une marque qui fournit une description claire, fausse ou trompeuse ;
  • une source de confusion avec une marque de commerce déposée ; ou
  • une indication géographique protégée pour un vin ou spiritueux qui ne provient pas du lieu d’origine visé par l’indication.

Parfois, un nom géographique figure dans une marque de commerce. Un nom géographique comme marque de commerce se porte conforme à la Loi si la marque fait référence à un lieu géographique dissocié du produit ou service qu’il désigne (ex. « Déneigement Jakarta » ou « Litchi d’Ottawa »). Cependant, il est interdit d’employer un nom géographique comme marque de commerce s’il réfère au siège social ou à la description de ces services ou produits d’une compagnie. Selon l’alinéa 20(1.1)b) de la Loi, l’emploi d’un nom géographique comme marque de commerce sera interdit même si l’emploi est de bonne foi.

L’emploi d’une indication géographique en liaison avec un vin (article 11.18(3)) ou un spiritueux (article 11.18(4)) est la seule exception à l’interdiction en question.

Distinction entre l’indication géographique et le nom géographique comme marque

Un nom géographique enregistré comme marque de commerce se distingue d’une indication géographique. Une indication géographique est employée pour indiquer le lieu d’origine d’un produit qui comprend les particularités propres à son lieu d’origine, un lien existe entre le produit en question et son lieu d’origine.

Une autorisation est requise afin d’employer une indication géographique, car elle est protégée par plusieurs traités internationaux – tels que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – ainsi que des textes nationaux.

Une indication géographique protégée est prédéterminée en fonction de facteurs tels que le nom du lieu de production d’un produit et la méthode de production. Cependant, la protection conférée à l’indication géographique peut être renoncée si cette dernière devient générique – ce qui n’est pas le cas avec la marque employant un nom géographique.

C. Les exceptions actuelles au nom géographique comme marque de commerce

Au Canada, la protection législative conférée par l’indication géographique se limite aux vins et spiritueux. L’indication géographique est définie à l’article 2 comme une « [d]ésignation d’un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d’origine — territoire d’un membre de l’OMC, ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique ».

La Cour d’appel fédérale (« CAF ») a récemment élargi les contraintes relatives aux noms géographiques comme marques de commerce dans l’arrêt MC Imports SRL c Afod Ltd, 2016 CAF 60. La CAF a indiqué que toute marque de commerce qui est « clairement descriptive » du lieu d’origine des produits ou services qui y sont associés contrevient l’alinéa 12(1)b).

La Cour a conçu une analyse qui se penche sur trois éléments pour trancher la question de savoir si une marque de commerce employant une indication géographique est enregistrable. La Cour doit :

  1. déterminer que la marque de commerce en question est un nom géographique ;
  2. déterminer le lieu d’origine des services ou produits en question ; et
  3. le cas échéant, considérer les affirmations d’usage préalable du détenteur de la marque.

(1) La marque en question est un nom géographique

Selon la CAF, si les mots employés dans la marque de commerce ont plus qu’une signification, c’est le sens ordinaire qui sera considéré. Le sens primaire ou ordinaire du mot sera déterminé en fonction de la personne d’intelligence et éducation moyenne.

Si la marque de commerce est un nom géographique selon la personne moyennement instruite, on passe à la deuxième étape de l’analyse.

(2) Détermination du lieu d’origine des services ou produits en question

Une fois que la Cour a déterminé que la marque de commerce contestée comprend un nom géographique, elle se penche sur l’origine des produits ou services associés à la marque.

Si les produits ou services proviennent du lieu visé par la marque de commerce, la marque de commerce est clairement descriptive du lieu d’origine. Dans ce cas, elle n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Si les produits ou services ne proviennent pas du lieu visé par la marque de commerce, la marque ne peut pas être clairement descriptive du lieu d’origine. Les produits ou services en question ne seront pas non plus enregistrables s’ils fournissent une description fausse et trompeuse du lieu d’origine du produit ou service. Il n’appert pas, à cette étape, d’adopter le point de vue du consommateur ordinaire.

(3) Considération d’utilisation préalable de la marque

L’alinéa 12(2) de la Loi dispose qu’une marque de commerce qui comprend un nom géographique clairement descriptif de son lieu d’origine peut se faire enregistrer, car il se peut qu’elle devienne distinctive par son utilisation, malgré le fait qu’elle soit descriptive de son lieu d’origine.

L’exception est accessible aux demandeurs qui peuvent établir que leur marque est distinctive par son utilisation au moment de l’enregistrement. Une exception sera accordée si la marque a acquis un caractère distinctif par son utilisation antérieure selon le consommateur ordinaire ciblé par le produit ou le service en question.

D. L’alinéa 12(1)b) de la Loi en application

Suivant l’arrêt, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a publié un énoncé de pratique visant à préciser qu’une marque de commerce sera qualifiée de nom géographique si la signification prédominante de la marque, selon le consommateur ordinaire canadien visé par le produit, est un nom géographique. Si la marque de commerce est un nom géographique, l’Office confirmera, auprès du requérant, le lieu d’origine des produits ou services associés.

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